Najważniejsze założenia nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej

W dniu 16 marca 2019 roku weszła w życie uchwalona przez Sejm 20 lutego 2019 roku ustawa o zmianie ustawy prawo własności przemysłowej (dalej: p.w.p). Ustawodawca wprowadził szereg zmian podyktowanych koniecznością implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r., a co za tym idzie ujednolicenia – we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej – przepisów regulujących problematykę znaków towarowych.

 Nowa definicja znaku towarowego

Najistotniejsza z przyjętych zmian dotyczy przede wszystkim wprowadzenia nowej definicji znaku towarowego, która zakłada rezygnację z wymogu graficznego przedstawienia znaku towarowego.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 120 ust. 1 p.w.p. „znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony”.

Analizując brzmienie przepisu po nowelizacji, należy zwrócić uwagę na dwie kwestie.

Po pierwsze, ustawodawca, w ślad za regulacjami unijnymi, zrezygnował z wymogu graficznej przedstawialności znaku towarowego, który dotychczas, obok wymogu odróżnialności, stanowił przesłankę warunkującą możliwość rejestracji takiego oznaczenia. Istotą wprowadzenia tego warunku było zmobilizowanie uprawnionego do wskazania zakresu ochrony w sposób precyzyjny już na etapie zgłaszania znaku do objęcia ochroną przez Urząd Patentowy. Niewątpliwie jednak uczynienie zadość graficznej przedstawialności powodowało utrudnienia, ponieważ pojęcie to – jako zbyt ogólne – nie było jednolicie rozumiane w doktrynie i orzecznictwie. Dlatego też należy uznać, że rezygnacja z tego kryterium pozwoli na rejestrację tzw. znaków towarowych niekonwencjonalnych, które do tej pory nie mogły zostać zarejestrowane ze względu na swoją niezdolność do graficznego przedstawienia.  

Po drugie, oznaczenie, aby mogło zostać zarejestrowane jako znak towarowy musi być możliwe do przedstawienia w rejestrze, w taki sposób, żeby „na pierwszy rzut oka” możliwe było określenie, jaki przedmiot został objęty ochroną.

W związku z powyższym, pomimo zniesienia wymogu graficznej przedstawialności, pewnych problemów w stosunku do rejestracji tzw. niekonwencjonalnych znaków towarowych może nastręczać przesłanka jednoznacznego i dokładnego oznaczenia przedmiotu ochrony.

Uproszczona procedura przedłużenia ochrony na znak towarowy

Ustawodawca zdecydował się również na wprowadzenie zmian w przedmiocie przedłużenia okresu ochronnego na znak towarowy. Kwestia ta została uregulowana w art. 153 ust. 3-6 p.w.p.

Do tej pory, prawo ochronne na znak towarowy podlegało przedłużeniu na dalszy, 10-letni okres po uprzednim złożeniu w Urzędzie Patentowym wniosku o przedłużenie okresu ochronnego i uiszczeniu opłaty, której wysokość była wskazywana w decyzji Urzędu Patentowego. Od 16 marca 2019 roku nie ma już konieczności składania wniosku w przedmiocie przedłużenia ochrony, a wystarczy jedynie uiszczenie stosownej opłaty. Winna być ona uiszczona na rachunek Urzędu Patentowego jeszcze przed końcem upływającego okresu ochrony, ale nie później niż na rok przed jego wygaśnięciem. Ponadto, zgodnie z treścią art. 224 ust. 21 p.w.p. Urząd Patentowy ma informować uprawnionego o zbliżającym się upływie terminu do uiszczenia opłaty i musi to zrobić nie później niż na 6 miesięcy przed dniem upływu poprzedniego okresu ochrony.

Tego rodzaju rozwiązanie należy ocenić pozytywnie choćby z powodów ekonomicznych, ponieważ z pewnością zredukuje to koszty, które przedsiębiorca do tej pory musiał przeznaczać na monitorowanie czasu trwania prawa ochronnego na znak towarowy przezeń zarejestrowany.

Szerszy zakres ochrony

Nowelizacja pomnaża także prerogatywy uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy uregulowane w art. 296 § 1¹ p.w.p. Przepis ten odnosi się do opakowań, etykiet, metek, zabezpieczeń, elementów lub urządzeń służących weryfikacji autentyczności lub wszelkich innych środków, na których umieszczony jest znak towarowy oraz przewiduje, że w przypadku użycia ich w odniesieniu do towarów w sytuacji, gdy takie użycie naruszałoby prawo ochronne na znak towarowy, uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania:

1) umieszczania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego na opakowaniach, etykietach, metkach, zabezpieczeniach lub elementach lub urządzeniach służących weryfikacji autentyczności lub wszelkich innych środkach, na których ten znak może być umieszczony;

2) oferowania, wprowadzania do obrotu, importu lub eksportu lub składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu, opakowań, etykiet, metek, zabezpieczeń, elementów lub urządzeń służących weryfikacji autentyczności lub wszelkich innych środków, na których ten znak jest umieszczony.

Możliwe będzie również skorzystanie z dotychczasowej ochrony przewidzianej w art. 296 § 1 p.w.p. Osoba uprawniona z prawa ochronnego na znak towarowy, a także osoba, której zezwala na to ustawa, będzie mogła w dalszym ciągu domagać się od naruszyciela prawa:

1. zaniechania naruszeń;
2. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści;
3. w razie zawinionego naruszenia także naprawienia szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości opłaty licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia.

Oprócz tego, osoba uprawniona z prawa ochronnego na znak towarowy, od 16 marca 2019 roku, może dochodzić swoich roszczeń od szerszego katalogu podmiotów. Obok bezpośredniego naruszyciela i osoby wprowadzającej do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym uprawnionego pojawił się kolejny podmiot, a mianowicie osoba, z której usług korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy. Chodzi tu przede wszystkim o pośredników, takich jak np. wydzierżawiający stanowiska handlowe, ale także o pośredników działających w Internecie, co zostało szczegółowo opisane w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie C-494/15.

Podsumowując, nowelizacja ustawy prawo własności przemysłowej, uchwalona przez parlamentarzystów dnia 22 lutego 2019 roku, wprowadza szereg ułatwień dla uprawnionych z prawa ochronnego na znak towarowy. Po pierwsze, łagodzi przesłanki, które musi spełniać oznaczenie, aby możliwe było jego zarejestrowanie jako znaku towarowego, po drugie upraszcza procedurę przedłużenia okresu ochronnego na znak towarowy, a po trzecie przewiduje dodatkowe roszczenia dla uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy oraz rozszerza katalog podmiotów, od których uprawniony te roszczenia może egzekwować.

Autor: Justyna Gelczyńska – Aplikant Radcowski w Kancelarii Prawnej WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp. k.